「海外で商標を取れば、それで安心」――実は、そうとは限りません。多くの国では、登録された商標を一定期間使っていないと、第三者の請求によって取り消される可能性があります。いわゆる「不使用取消」です。海外進出の準備段階で広めに権利を押さえた場合や、事業計画が変わって使わなくなった国がある場合には、特に注意が必要です。この記事では、海外商標の使用義務と不使用取消の基本、そして登録後に気をつけたい実務のポイントを解説します。
不使用取消とは?登録しても「使わないと取り消される」仕組み
商標は、事業で使われることによって信用が蓄積されて初めて価値を持ちます。そのため、登録したまま長期間使われていない商標は、他の事業者の商標選択を妨げるだけの存在になってしまうという考え方が、多くの国の制度の背景にあります。そこで、登録商標が一定期間使われていない場合に、利害関係のある第三者が取消しを求められる制度が設けられています。
日本の商標制度にも同様の制度(不使用取消審判)があり、日本では「継続して3年以上、国内で使用されていない」ことなどが要件の一つとされています。海外でも似た制度を持つ国は多いものの、不使用とみなされる期間(3年か5年かなど)、誰が請求できるか、どの機関に請求するか、使用の証拠として何が求められるかは、国によって異なります。「日本と同じだろう」という思い込みは禁物です。
国・地域による違いの例
代表的な国・地域について、考え方の違いを整理します。具体的な期間や要件は法改正や運用の変更があり得るため、実際の判断の際は必ず最新の情報をご確認ください。
| 日本 | 不使用取消審判の制度があり、継続して3年以上使用されていない場合などが対象となります。 |
|---|---|
| 米国 | 使用主義の国であり、登録後も使用宣誓書などの提出が必要です。提出を怠ると登録が維持できません(詳しくは米国商標の使用宣誓書の解説をご覧ください)。 |
| EU | 登録から一定期間(5年)が経過したあとに使用していないと、取消しの対象となり得ます。異議申立てなどで使用証拠を求められる場面もあります。 |
| 中国 | 一定期間(3年)継続して使用していない登録商標について、取消しを請求できる制度があります。 |
このように「登録後すぐ」ではなく「一定期間の経過後」に問題となる点は共通していますが、米国のように登録維持のために使用に関する書類の提出が必要な国もあれば、第三者の請求があって初めて問題になる国もあります。国別の運用の違いは、出願前の段階から意識しておくことが大切です。
使用義務が問題になる典型的な場面
1. 進出予定国を「念のため」広く押さえた場合
海外展開を見据えて、複数の国に先行して商標を出願することは有効な戦略です(冒認出願への備えにもなります)。ただし、実際の進出が遅れたり中止になったりすると、数年後には「使っていない登録」になってしまいます。登録後の一定期間内に、その国でどのように使用を開始する予定かを、出願時点であらかじめ見通しておくことが重要です。
2. 商品・役務の範囲を広く指定した場合
指定商品・役務は、実際に使うものだけでなく、将来を見据えて広く指定することがあります。しかし不使用取消は、使用していない商品・役務についてのみ(一部だけ)取り消される場合があります。使用していない範囲まで広げすぎると、その部分が取消しの標的になりやすくなる点に注意が必要です。区分の設計については、商標の区分の解説も参考になります。
3. 他社の邪魔になる状況で権利が狙われる場合
他社が同じ国で自社に似た商標を出願しようとしたとき、先に登録されている自社の権利が障害になることがあります。その際、相手方は自社の登録について不使用取消を請求し、道を開こうとすることがあります。使っていない登録は「攻められる側」の弱点になり得るのです。
4. マドプロの国際登録でも例外ではない
マドプロ(マドリッド協定議定書)による国際登録でも、各指定国での使用義務は、その国の制度に従って問題になります。1つの国際登録でまとめて管理していても、使用状況は国ごとに見られるという点を忘れないようにしましょう。なお、国際登録は最初の5年間、基礎となる日本の出願・登録に連動する点(セントラルアタック)も別の論点です(セントラルアタックの解説)。
「使用」とは何か──証拠として残しておきたいもの
不使用取消を請求されたとき、権利者は「使用している」ことを証拠で示す必要があります。何が「使用」と認められるかは国ごとに異なりますが、一般には、次のようなものが使用の証拠として検討されます。
まず、その国で商品に商標を付して販売している事実を示す資料です。商品の写真・パッケージ、カタログ、取引書類(請求書・納品書・輸出入書類)などが該当します。次に、サービス分野であれば、広告・ウェブサイト・店舗の写真など、役務の提供に商標を使っていることを示す資料です。さらに、日付が確認できることも大切です。いつ、どこで、どのように使われたかが客観的にわかる資料でなければ、証拠としての力が弱くなります。
なお、日本国内で使っているだけでは、海外の国での使用とは認められないのが原則です。越境ECで海外向けに販売している場合などは、販売実績の資料がその国での使用証拠になり得るかどうか、国ごとの考え方を踏まえて確認する必要があります(越境ECと商標の解説)。
取り消されないために:登録後にできる4つの対策
1. 登録した国ごとに使用状況を棚卸しする
登録済みの国、登録の日付、使用開始の有無を一覧にして、年に1回程度見直します。「いつから不使用期間の対象になり得るか」を把握しておくだけで、リスクの高い国が見えてきます。
2. 使用開始の予定がない国は、権利の維持を見直す
事業計画が変わり、当面使う予定のない国については、更新するかどうかを含めて判断する機会があります。更新時期の管理については、海外商標の更新手続の解説をご覧ください。
3. 商品・役務は事業計画に沿って設計する
出願の段階から、実際の使用予定のある範囲を中心に指定商品・役務を設計することで、後の取消しリスクを抑えやすくなります。防衛上広げたい範囲がある場合は、そのメリットとリスクを比較して決めましょう。
4. 証拠を継続的に保管する
使用開始後は、販売や広告の実績資料を日付入りで保管します。社内の担当者が変わっても資料が残るよう、保管ルールを決めておくと安心です。
相手方の商標が使われていない場合の対応
反対に、海外で自社の進出の妨げになる他社の登録商標が、実際には使われていないように見えるケースもあります。その場合には、不使用を理由とした取消しの請求が選択肢になることがあります。ただし、請求が認められるかどうかは、相手方が使用の証拠を出せるかどうか、使用の範囲、手続の費用と期間などによって左右されます。見込みが立たないまま請求すると、費用と時間が無駄になる可能性もあるため、事前に使用状況の調査を行ったうえで、国ごとの手続や見通しを現地代理人とともに検討するのが実務的です。
よくあるご質問
海外商標の「取る」から「守る」まで
出願国の選定・区分の設計・登録後の管理まで、ご事情に合わせてご提案します。まずは概算費用をご確認ください。