「海外でも商標を取りたいが、優先権という言葉をよく聞く。何のための制度で、いつまでに動けばいいのか」――国内で商標登録出願をされたお客様から、海外展開のご相談とあわせてよくいただくご質問です。商標の優先権制度(パリ条約による優先権)を使うと、日本での出願日を海外出願にも引き継ぐことができますが、そのためには日本出願から6か月以内に海外出願の手続きを行う必要があります。この記事では、優先権の基本的な仕組みと、期限内に動くことがなぜ重要なのかを解説します。

パリ条約優先権とは何か

パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)の加盟国・地域の間では、最初にどこか1か国で出願した日を基準として、一定の期間内に他の加盟国へ出願すれば、その出願日を後から出願した国でも主張できる仕組みがあります。これを「優先権」といい、優先権の基礎となった最初の出願を「基礎出願」と呼びます。優先権を主張できる期間(優先期間)は、商標・意匠については出願日から6か月、特許・実用新案については出願日から12か月です。特許のPCT国際出願における優先期間の考え方は、こちらの記事(PCT国際出願とは?費用の内訳と国内移行30か月期限)でも解説しています。

優先権を使うと何が変わるのか

優先権を主張して海外に出願すると、その出願は審査上、実際の出願日ではなく日本での出願日に出願されたものとして扱われます。これにより、日本出願から海外出願までの間に生じた事情の影響を受けにくくなります。たとえば、日本出願の後・海外出願の前に、現地の第三者が同一・類似の商標を出願していたとしても、優先権を主張していれば、審査上はこちらの出願(基礎となった日本出願の日)のほうが先とみなされます。優先権を主張しない場合は、実際の海外出願日がそのまま審査上の基準日になるため、その間に出願された第三者の商標が先に扱われてしまう可能性があります。

優先権を主張した場合審査上の基準日は日本出願日。日本出願から海外出願までの間に生じた第三者出願の影響を受けにくい。
優先権を主張しない場合審査上の基準日は実際の海外出願日。その間に出願された第三者の同一・類似商標が先に扱われるおそれがある。

具体例で考える

たとえば、4月1日に日本で商標登録出願をしたとします。その2か月後の6月1日に、進出予定国で第三者が同一の商標を出願していたケースを考えます。この場合、9月1日(日本出願から6か月以内)に優先権を主張して海外出願をすれば、審査上は4月1日出願として扱われるため、6月1日に出願した第三者よりも先の出願として審査されます。一方、優先権を主張せずに9月1日に出願した場合は、審査上の基準日がそのまま9月1日になるため、6月1日に出願した第三者のほうが先の出願として扱われ、こちらの出願が拒絶される可能性が出てきます。海外展開の可能性がある商標については、国内出願と同時に優先権を使う前提でスケジュールを組んでおくことが、結果的にコストを抑えることにもつながります。

マドプロ・各国直接出願、どちらでも優先権主張は可能

マドプロ出願の場合

マドプロ(マドリッド協定議定書)は、日本での基礎出願・基礎登録をもとに、WIPO(世界知的所有権機関)経由で複数国へ一括出願できる制度です(マドプロの費用や直接出願との使い分けはこちらの記事で解説しています)。基礎出願から6か月以内に国際出願を行えば、優先権を主張できます。国際出願の手続の中で優先権の主張を行うため、証明書類を別途用意する負担は原則として生じません。

各国直接出願の場合

出願したい国の特許庁に現地代理人を通じて個別に出願する場合も、日本出願から6か月以内であれば優先権を主張できます。出願先の国によっては、日本国特許庁が発行する優先権証明書の提出が求められることがあります。証明書の要否や提出期限、必要な翻訳の範囲は国ごとに異なりますので、対象国が決まった段階で早めにご確認いただくことをおすすめします。

6か月を過ぎてしまったらどうなるか

優先期間の6か月を過ぎても、海外への商標出願自体は可能です。ただし優先権による遡及効は使えなくなるため、審査上の基準日は実際の海外出願日になります。その場合は、改めてその国での同一・類似商標の有無を調査したうえで出願を進めることになります。特に先願主義を採用する国(中国など)では、進出を検討している段階の商標であっても第三者に先に出願されてしまう「冒認出願」の被害が実際に起きています(関連記事:中国の商標「冒認出願」対策とは?)。優先期間の有無にかかわらず、進出の可能性がある国は早めに出願を検討しておくことが望ましいといえます。

実務上の注意点(監修ポイント)

優先権主張を活用した海外出願を検討する際は、次の点にご注意ください。

・優先権証明書の要否・提出期限は国により異なります。本記事では一般的な傾向を紹介していますが、個別の要否は出願時点の各国制度に基づいてご案内します。
・優先期間(6か月)は暦日でカウントされ、休日であっても延長されない国があります。国内出願日が確定した時点で、海外出願の期限を逆算しておくと安心です。
・優先権を主張する場合でも、指定商品・区分の範囲は基礎出願と完全に一致している必要はありませんが、基礎出願の範囲を超える部分には優先権の効果が及びません。

弊所の海外商標サポート

弊所では、国内の商標登録出願をお引き受けする際に、海外展開の可能性についてもあわせてお伺いし、優先期間内に間に合うスケジュールをご提案しています。マドプロ・各国直接出願のどちらのルートでも優先権主張に対応可能です。対象国と区分数を選んでいただくだけで概算費用をご確認いただける「外国商標かんたん見積ツール」もご用意していますので、国内出願と並行してご検討ください。

よくあるご質問

Q. 6か月を過ぎると海外に出願できなくなりますか?
いいえ、6か月を過ぎても海外への商標出願自体は可能です。ただし優先権による遡及効が使えなくなるため、審査上の基準日は実際の海外出願日となり、その間に第三者が同一・類似の商標を出願していた場合に先を越されるリスクが生じます。
Q. 優先権証明書は必ず必要ですか?
国・出願ルートによって異なります。マドプロ経由の場合は原則として追加の証明書提出は不要ですが、各国直接出願では国により提出が求められることがあります。対象国が決まり次第、早めにご確認ください。
Q. 国内出願と海外出願は同時に準備すべきですか?
海外展開の可能性がある場合は、国内出願の段階で対象国の候補を挙げておくことをおすすめします。優先期間は6か月と短く、直前になってから検討を始めると必要な調査や書類の準備が間に合わないことがあります。

優先期間内に間に合うか確認したい方へ
対象国と区分を選ぶだけで、概算費用と見積書PDFをその場で確認できます。

安達 友和
監修:安達 友和(あだち ともかず)
弁理士法人東海特許事務所 代表弁理士(登録番号18078)。特定侵害訴訟代理業務付記登録。一級知的財産管理技能士(ブランド専門業務)。国内外の商標・特許出願を多数取り扱い、マドプロ・各国直接出願の両ルートによる外国商標の権利化を得意とする。